——评科顺公司诉共利公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷与侵权责任纠纷

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  共利公司以非善意取得的商标权为权利基础对科顺公司的正当使用行为提起侵权之诉以及向工商行政部门投诉并出具《承诺书》，通过查封扣押科顺公司的货物，影响科顺公司和他人的交易，具有打击科顺公司的不正当目的，给科顺公司造成了实际损害，构成恶意诉讼等权利滥用行为，其由此给他人造成的损失应当予以赔偿。

  共利公司于2013年9月21日申请注册了第10858713 号商标，核定使用商品为包括第19类，防水卷材；涂层（建筑材料）等；于同年12月7日申请注册了第10881828号“CPU”商标，核定使用商品为第19类，涂层（建筑材料）等。科顺公司于2011年开始将“CPU聚氨酯”使用在产品的名字上。共利公司自认，其在申请注册商标时，知晓“CPU”已被本行业内部人士认定为“浇注型聚氨酯”简称的事实。国家工商行政管理总局商标评审委员会于2015年10月16日分别作出商评字[2015]第71947号和商评字[2015]第71948号裁定书，认定第10858713号和第10881828号商标因缺乏商标应有的显著特征，予以无效宣告。

  2014年2月17日，共利公司向嵊州市工商局举报科顺公司侵害商标权。同日，嵊州市工商局对科顺公司的相关这类的产品采取查封行政强制措施，查封期限经延期自2014年3月26日至2014年5月24日。嵊州市工商局于同年10月31日作出嵊工商案字[2014]第286号行政处罚决定书，没收科顺公司的上述相关货物。科顺公司就上述行政处罚决定提起行政诉讼，浙江省绍兴市柯桥区人民法院于2015年11月23日作出（2015）绍柯行初字第37号行政判决，撤销嵊州市工商局作出的上述行政处罚决定。嵊州市工商局不服，提起上诉，浙江省绍兴市中级人民法院（以下简称绍兴中院）判决驳回上诉，维持原判。

  2015年2月1日，共利公司向绍兴中院起诉科顺公司侵害商标权纠纷一案，该院于2015年4月23日作出（2015）浙绍知初字第119号民事判决驳回共利公司的诉讼请求。共利公司不服，提起上诉。浙江省高级人民法院审理后驳回上诉，维持原判。

  科顺公司和案外人原潮公司于2014年3月14日签订了《物资采购合同》一份，科顺公司未按约定交货，原潮公司于2014年5月23日诉至浙江省新昌县人民法院，请求判令解除双方之间签订的《物资采购合同》，科顺公司支付违约金，并承担诉讼费。后原潮公司提出撤诉申请，该院予以准许。

  科顺公司认为其与共利公司同为绍兴地区两家生产销售CPU聚氨酯阻燃防水卷材和CPU聚氨酯阻燃防水胶泥的企业，存在激烈的商业竞争关系。共利公司恶意将产品通用名称以及表明产品成分的名称注册“CPU”商标，利用国家行政机关、司法裁判机关的公权力打击竞争者，其行为给科顺公司造成了重大经济损失，遂提起本案诉讼，请求判令共利公司赔偿科顺公司被查封及没收的货物损失821484元；无法履行合同而造成的损失500000元；支付律师代理费、公证费、商标机构代理费用等合理必要开支260500元；承担本案的诉讼费用。

  绍兴中院认为，共利公司在注册涉案商标，向该院提起商标侵权的民事诉讼，以及向嵊州市工商局进行举报，要求工商局查封被控侵权产品时均存有恶意，其行为侵害了科顺公司的合法权益，应承担侵权赔偿相应的责任。判决共利公司支付科顺公司981984元，驳回科顺公司的其他诉讼请求。共利公司不服，提起上诉。

  浙江省高级人民法院认为，认定共利公司的被诉行为是否构成恶意诉讼以及对科顺公司合法权益的侵害，应满足以下构成要件：1.一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求，或者以其他方式提出某项请求相掣肘。2.提出请求的一方当事人具有主观上的恶意。3.该行为给另一方当事人造成了实际的损害后果。4.提出请求的一方当事人的行为与损害后果之间具有因果关系。共利公司明知“CPU”是“浇注型聚氨酯”的通用名称，将其注册为商标，其维权的权利基础缺乏正当性。共利公司以非善意取得的商标权为权利基础对科顺公司的正当使用行为提起侵权之诉以及向工商行政部门投诉，通过查封扣押科顺公司的货物，影响科顺公司和他人的交易，具有打击科顺公司的不正当目的，主观上明显具有恶意。共利公司恶意取得并行使权利，损害了他人正当权益，扰乱市场正当竞争秩序，属于权利滥用。科顺公司为应对共利公司提起的商标侵权诉讼所支付的律师费、公证费；因共利公司的举报投诉行为导致被查封的货物损失和由此引发的案外人提起的买卖合同纠纷诉讼，为此支付的律师费；为推翻共利公司的恶意举报投诉，科顺公司向商标评审委对“CPU”商标提出无效宣告申请，以及提出行政诉讼，就此支付的商标代理机构的代理费和律师费，均属于共利公司权利滥用行为所造成的损害后果，应当予以赔偿。判决驳回上诉，维持原判。

  本案涉及恶意诉讼的认定以及商标权人向工商部门的举报投诉是否构成侵权，以及侵权责任的承担问题。在知识产权产权受到日益重视的今天，权利人滥用权利的问题在近年来也日益凸显。《国家知识产权战略纲要》精确指出：“合理界定知识产权的界限，防止知识产权滥用，维护公平竞争的市场秩序和公众合法权益。”在我国对于恶意诉讼等权利滥用行为没明确法律规定的情况下，本案对认定恶意诉讼等滥用知识产权行为的界定进行了探索。

  对于恶意诉讼，《中华人民共和国专利法》第三次修改稿中，曾试图给出规定，“专利权人或者利害关系人以损害他人利益为目的，无事实根据和正当理由而以他人侵犯其专利权为由向人民法院起诉或者请求管理专利工作的部门处理，给对方造成损失的，应当承担赔偿相应的责任。”但上述条文没有被最终公布的专利法修正案采纳。目前仅在最高院民事案由的规定中对恶意诉讼有相关阐述，是指“当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起的一个在事实上和法律上无根据之诉的行为[1]”。恶意诉讼是权利滥用的一种形态，其实质仍是侵犯权利的行为，判断该行为人是否应当承担侵权责任，还是应当回归侵权责任的构成要件，并结合知识产权案件的特殊性做多元化的分析。关于一般侵权责任的构成要件，有四要件说和三要件说之争，四要件即损害、因果关系、违法性与过错[2]，三要件即损害、因果关系与过错[3]，重点是行为违法性是一个独立要件，还是过错要件吸收行为违法性要件。从历史的发展过程来看，过错与违法性是由不加区分到予以区分的。因此在恶意诉讼等权利滥用的案件中，采用四要件说较为适宜。在构成要件的论断过程中，宜遵循从客观要件到主观要件的过程。客观要件的分析中，可以依次考察：1.行为违法性。2.损害。3.因果关系。在客观要件均满足的情况下，再考察行为人是不是真的存在过错，即行为人主观上有无故意或过失。

  有观点认为，知识产权违背法律规定的行为最重要的包含违反保护他人权利的法律、违反法定义务的法律、违反不得故意对他人利益构成损害的法律、违反保护公序良俗和社会公共利益的法律等违背法律规定的行为。[4]就恶意诉讼等权利滥用来说其违法性的判断不似典型知识产权侵权的判断，即未经许可使用他人知识产权，属于违法使用他人知识产权；其加害行为是向法院提起诉讼或请求相关行政管理部门做处理等行为。由于行为人一般是形式上的权利人，加上知识产权法律制度本身的特点，如商标虽已获得注册，但有几率存在无效事由，如实用新型专利、外观设计专利的授权不进行实质审查，权利有几率存在缺陷和瑕疵，使得如何认定权利人在提起诉讼、发出侵权警告、或向行政管理部门请求处理等行为不是正当维权，而是不正当地损害竞争对手，妨碍公平竞争和扰乱市场秩序等违背法律规定的行为，存在一定困难，需结合主观过错予以认定。本案中，共利公司的加害行为有二，一是其起诉科顺公司商标侵权纠纷行为，二是其向嵊州市工商局进行举报，要求工商局查封科顺公司涉案货物的行为。上述行为本身难以认定其具有违法性，需结合其在行使权利时有无正当的理由和依据，有无损害他人利益的目的来加以判断。

  损害事实包括已造成实际损失的情形，也包括尚未导致实际损失的侵害事实。就侵权赔偿责任而言，应以实际损害为要件，可以包括为应诉所支出的各项费用、被破坏交易所产生的损失等财产损害和声誉降低、情感受损等非财产损害。一般都会采用填平原则，也有观点认为可以引入惩罚性赔偿。但作者觉得，民事诉讼是权利人彰显权利、保护权利的重要方法，由于恶意诉讼等权利滥用行为的认定较为复杂，我们既要防止权利滥用，也不能不当阻吓权利人依法正当维护其知识产权，故对于惩罚性赔偿的适用需慎重。在损害赔偿范围的确定上，需结合因果关系来认定。本案中，针对共利公司的两个行为，科顺公司为应对共利公司提起的商标侵权诉讼所支付的律师费和公证费，属于诉讼的合理支出项。共利公司的举报投诉行为导致科顺公司为履行与案外人原潮公司合同而生产的货物被查封，该批货物后因过保质期没办法使用，造成了货物损失。同时，因该批货物被查封而致使科顺公司未能按期向原潮公司交货，引发了原潮公司就此提起了买卖合同纠纷诉讼，科顺公司为应对该诉讼所支付的律师费，也是共利公司的举报投诉行为造成的经济损失。为推翻共利公司的恶意举报投诉，科顺公司向商标评审委对“CPU”商标提出无效宣告申请，以及提出行政诉讼，就此支付的商标代理机构的代理费和律师费，亦属于共利公司的举报投诉行为造成的损害后果。

  行为人的加害行为与损害结果须有因果关系。在恶意诉讼等权利滥用引发的侵权责任纠纷中，重点考量赔偿范围方面的因果关系。一般而言，为应对在先诉讼所支出的相应诉讼费用应该说与行为人提起诉讼之间具有因果关系，毕竟如行为人不提起该诉讼，则无需耗费相应支出。本案中，对商标权人向工商部门的举报投诉导致相关货物被查封，也应认为被查封的货物与行为人的投诉行为具有因果关系。该批货物的查封导致科顺公司无法按约交货，就此引发的原潮公司诉科顺公司买卖合同纠纷，科顺公司为应对该诉讼所支出的律师费与共利公司的投诉行为亦具有因果关系。科顺公司在商标无效宣告、行政诉讼案件及本案中支付的代理费、律师费，系为推翻共利公司在工商部门的举报投诉，维护自身的合法权益所支出的合理费用，与共利公司的投诉行为同样具有因果关系。

  主观恶意，即提出请求的一方当事人明知其请求缺乏正当理由，以有悖于权利设置时的目的的方式，不正当地行使权利，意图使另一方当事人受到财产或信誉上的损害。作者觉得该主观过错应限于故意，而非过失和重大过失。如果行为人在起诉时只是为保护自己的合法利益，由于主观意志以外的问题造成诉讼错误，或者因为诉讼过程中的举证不能而导致败诉，不应当承担恶意诉讼的侵权责任。因此当事人的主观过错，是不是真的存在恶意，是认定恶意诉讼等权利滥用是否成立的最重要的条件。可以从以下因素考量：

  1.行为人有没有维权的权利基础。需要明确的是，缺乏权利和事实基础不一定构成恶意诉讼等权利滥用。若原本具有商标权、专利权等权利基础，但在无效程序中，该权利发生了变动，被宣告全部无效或部分无效，由于审查的结论往往超过申请人的预期或认识范围，行为人基于原权利基础提起诉讼或采取其他维权行为，一般不认定为恶意[5]。但如果在上面讲述的情况下，权利人明知自己的权利有一定的问题，仍以不存在的权利为基础提起诉讼，一般可认为恶意。相反，有权利和事实基础也不意味着一定不构成恶意诉讼等权利滥用。若其本着侵犯他人或国家的合法权益之目的恶意行使权利，仍有可能构成权利滥用。

  （1）行为人权利基础的取得具有不正当性。如抢注取得的商标权、以欺骗手段或其他不正当手段取得的商标权；又如明知是现存技术或现有设计，将其申请专利获得授权的。本案中，共利公司的商标申请注册之前，多本高等教育基础教材及工具书记载“通过浇注工艺加工而成的聚氨酯称为浇注型聚氨酯弹性体（CPU）或浇注型聚氨酯（CPU）”。中国塑料加工工业协会聚氨酯制品专业委员会及中国聚氨酯工业协会亦均认为，“CPU”在聚氨酯行业内是指浇注型聚氨酯弹性体或浇注型聚氨酯。故“CPU”是“浇注型聚氨酯”的通用名称，其被普遍的使用于防水卷材和涂层等商品。共利公司作为防水卷材的生产、销售商亦自认其在申请注册“CPU”商标时明知该事实，故其将行业内公有领域的通用名称申请注册商标主观上存有恶意。

  （2）权利取得之后的行使违背了法律目的。以商标为例，商标权的注册和行使都是围绕能够产生商业利益之商标的实际使用开展的。若商标权人在注册商标之后，不以商标的实际使用为目的，而是企图借助诉讼或打击竞争对象等方式谋取利益，就有可能构成恶意诉讼等权利滥用的行为。本案中，共利公司在商标注册之前对“CPU”的使用主要作为产品的名字及相关型号的使用，并未作为商标使用；在“CPU”商标获准注册后，亦较少将其作为商标使用，但在不久后就开始了针对科顺公司的维权行为。因此共利公司注册“CPU”商标的最大的目的不在于自身的使用，该行为难谓正当。

  2.行为人提起诉讼等行为超出了诉讼本身等权利保护范围和行使方式，即行为人的行为具有其他不正当目的。如利用诉讼手段拖住竞争对手的正当交易；利用诉讼的负面影响来损害竞争对手的声誉和企业形象等。本案中，共利公司在申请商标时已经知道科顺公司在此之前使用了将“CPU”作为产品的名字的一部分使用。科顺公司被共利公司起诉和投诉的行为均系对“CPU”的正当使用行为，即其使用系为表明其产品的主要原材料成分和生产的基本工艺，并非作为商标使用。共利公司以非善意取得的商标权为权利基础对科顺公司的正当使用行为提起侵权之诉以及向工商行政部门投诉并出具《承诺书》，通过查封扣押科顺公司的货物，影响科顺公司和他人的交易，具有打击科顺公司的不正当目的，主观上明显具有恶意。

  [1]《最高人民法院民事案由规定理解与适用》（2011年修订版），人民法院出版社2011年3月版。

  [2]张新宝《侵权责任法原理》，中国人民大学出版社2005年版；杨立新《侵权法论》（第二版），人民法院出版社2004年版。

  [5]浙江省玉环县人民法院（2016）浙1021民初6977号民事判决书。